I PRINCIPALI ELEMENTI DI UN CONTRATTO DI LICENZA

Per comprendere l'opportunità di redigere un contratto di licenza articolato,  che regolamenti in maniera esaustiva e completa la fattispecie sottostante, è importante precisare che - nell'ordinamento giuridico italiano - questa tipologia di accordo rientra nella categoria dei contratti c.d. "atipici", ossia privi di una regolamentazione legislativa ad hoc.
Ne consegue l'assenza (fatte salve limitate eccezioni e il ricorso analogico al contratto di locazione) di una specifica disciplina suppletiva in grado di colmare eventuali lacune che le parti abbiano omesso di regolamentare in sede pattizia.

E' evidente, quindi, che la redazione del contratto di licenza riveste particolare importanza al fine di evitare che eventuali situazioni si rivelino prive di una disciplina specifica e, in epoca successiva alla sottoscrizione dell'accordo, la loro soluzione possa dare luogo a controversie tra le parti.

Fatta questa premessa, è possibile passare in rassegna i principali elementi che solitamente si trovano all'interno di un contratto di licenza, il cui contenuto può essere liberamente determinato nei limiti imposti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Passando, quindi, ad analizzare l'interesse sottostante il contratto di licenza avremo, da una parte, il titolare (Licenziante o Licensor) di uno o più diritti immateriali (brevetto, know how, marchio, diritto d'autore o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale, con terminologia anglosassone indicati come "Licensed Property" o semplicemente "Property"), che intende concedere in licenza il diritto di utilizzare e/o sfruttare la propria privativa sul bene immateriale e, dall'altra parte, uno o più soggetti (Licenziatario o Licensee) che intende, o intendono, accettare tale licenza, impegnandosi, nella maggior parte dei casi, a pagare un corrispettivo.

Le condizioni del contratto di licenza vengono, solitamente, imposte dal Licensor (che, soprattutto in presenza di Properties di rilievo, gode di una posizione negoziale di vantaggio), il quale dispone di testi standard (c.d. condizioni generali), la cui modificazione non è solitamente ammessa, e di condizioni particolari che regolamentano la fattispecie oggetto del contratto medesimo.

Le parti possono prevedere numerose pattuizioni all'interno di un contratto di licenza. Molte di esse sono clausole c.d. di stile o comunque presenti in tutte le fattispecie contrattuali (es.: il diritto di una o entrambe le parti di recedere dal rapporto prima della scadenza del contratto; la possibilità di cedere il contratto o le obbligazioni da esso nascenti; la clausola risolutiva espressa che attribuisce ad una o ad entrambe le parti la facoltà di risolvere il contratto in presenza di determinati inadempimenti dell'altra; la determinazione di eventuali penali; la previsione di specifici obblighi di riservatezza a carico di una o di entrambe le parti; la predisposizione di una disciplina per le comunicazioni in costanza di rapporto; l'eventuale individuazione di un rappresentante operativo; la regolamentazione di una gerarchia tra le lingue in cui può essere redatto il contratto; la scelta della legge applicabile e del foro competente ovvero di un arbitro; l'eventuale indicazione del numero di copie da sottoscrivere, etc.).

E' interessante, invece, soffermarsi su quelle clausole del contratto di licenza che, per la loro particolarità, rivestono un carattere fondamentale all'interno dello stesso e rispetto alle quali le parti devono prestare maggiore attenzione.

Preliminarmente, occorre identificare accuratamente l'oggetto del contratto, indicando il tipo di licenza che viene concessa. In tal senso, infatti, è fondamentale individuare l'ambito della stessa, sotto i profili territoriale, temporale, nonché in relazione all'eventuale esclusiva, ai canali distributivi ed ai settori merceologici.    

Altrettanto importante è la clausola relativa all'individuazione della Property, anche attraverso il ricorso ad allegati od il riferimento a registrazioni o brevetti.

Fondamentale è, poi, la definizione in termini precisi del corrispettivo, delle sue modalità di determinazione (lump sum, minimo garantito, royalties), delle modalità e dei termini per il pagamento. Non è infrequente trovare, altresì, la previsione di forme di arbitraggio per determinare l'ammontare dovuto in presenza di contestazioni tra le parti.

Infine, il contratto può prevedere numerosi obblighi aggiuntivi a carico del Licensor e del Licensee. 

Con riferimento al primo, a titolo esemplificativo, si possono indicare: la messa a disposizione del materiale necessario per lo sfruttamento della licenza, il rispetto delle tempistiche previste per l'approvazione di estratti conto, gli obblighi di pubblicità istituzionale e di posizionamento ovvero il corretto adempimento della procedura di approvazione della conformità del prodotto.

Per quanto attiene invece al Licensee, senza pretesa di completezza, possono essere citati i seguenti obblighi: iniziare la produzione entro una certa data (marketing date), attenersi alle indicazioni del Licensor in relazione alla Property ed al suo utilizzo (style guide, storyboard, preventiva approvazione, tecniche di produzione, etc.) predisporre e comunicare al Licensor adeguata reportistica per la definizione delle royalties, adozione di determinate caratteristiche del prodotto e di packaging, limiti alla facoltà di concedere sconti, campioni, etc., partecipare a fiere di settore, provvedere a stipulare idonee coperture assicurative per la responsabilità da prodotto, pubblicizzare il prodotto.

Da ultimo, i contratti di licenza contengono un'articolata disciplina relativa ai sottostanti diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. In particolare, si tratta di dichiarazioni rilasciate dal Licensor in relazione alla titolarità e disponibilità del diritto licenziato (con conseguenti obblighi di indennizzo, di difesa e, ove possibile, di sostituzione), nonché di impegni assunti dal Licensee in relazione all'indicazione a terzi della titolarità del diritto, alla collaborazione nella difesa (supporto documentale, etc.), alla segnalazione di eventuali violazioni cui venga a conoscenza o all'astensione dalla registrazione di diritti concorrenti.